Exclusividad en la comercialización de productos, soluciones desde la propiedad intelectual

De las preguntas que comúnmente nos hacen a los abogados de los departamentos de propiedad intelectual, en su mayoría se refieren a la protección de los productos; en ese sentido cuestionamientos tales como: ¿Cómo patento mi producto?, ¿Se puede patentizar mi marca?, ¿Cómo protejo para que nadie haga lo mismo?, son bastantes usuales en nuestros pasillos.

Por desgracia, la confusión existente entre marca y producto suele llevar a los clientes a conclusiones en las que consideran que si registran la marca protegen el producto y que con el registro de la marca nadie puede hacer lo que ellos hacen. Esta conceptualización es errónea, no porque no exista protección, sino más bien en tanto la marca protege exclusivamente el nombre que se le da al producto, no así al producto, servicio o proceso en sí mismo.

Así las cosas, estás líneas se dirigen a analizar, en un breve comentario, las herramientas existentes en materia de propiedad intelectual para proteger el producto como tal. Particularmente las patentes, los secretos comerciales y los registros sanitarios son tres herramientas que de una forma u otra están relacionadas al producto en sí mismo.

La patente es por definición la protección directa y exclusiva sobre los productos o procedimientos. Específicamente el artículo 1 de la Ley de Patentes indica una definición básica de invención protegida por patente, indicando que es “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación”.

La parte engañosa de la regulación de patentes es lo que la Ley define como invenciones no patentables y las características de las condiciones de patentabilidad, estas son las condiciones que las personas usualmente no conocen y que si conocieran no buscaría patentizar sus productos. 

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El primer elemento es un desarrollo normativo que categoriza de “no invención” o que “excluye de patentabilidad” una serie de productos, entre los primeros se encuentran los descubrimientos, los programas de ordenador (software), los libros o creaciones estéticas, los métodos económicos o de negocios y la combinación simple de invenciones conocidas, entre otros. Para las segundas, la Ley excluye de protección por la vía de patentes a los métodos de diagnóstico, a las plantas y animales (excepto a los microorganismos) y a los procedimientos esencialmente biológicos que no sean procedimientos no biológicos ni microbiológicos.

El segundo elemento, las condiciones de patentabilidad, son requisitos de alto nivel, típicos de una normativa de patentes acorde con la regulación internacional. La misma Ley de patentes en su artículo segundo indica que una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

La invención es nueva si no existe en lo que se conoce como el “estado de la técnica”, esto es todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier parte, dentro o fuera del país, por medios físicos o electrónicos, hasta la fecha de presentación de la patente ante la oficina del Registro de Propiedad Industrial. De ahí que esto implique revisar, al momento de tener un producto que uno quiera patentar, si el producto ya existe, esta revisión se puede hacer en bases de datos de patentes (como el PatentScope, la Oficina Europea de Patentes, el USPTO, entre otras), revistas científicas y no tan científicas, páginas web de empresas similares, incluso una búsqueda en Google (más que todo a través de su herramienta Google patents) puede ser útil para determinar la novedad.

Por su parte la invención va tener nivel inventivo si “para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente”. Analizar este requisito es complicado, no es en vano que la gran mayoría de invenciones pierden su trámite en el análisis de éste requisito ni que los oponentes a las solicitudes usualmente reclamen que esto no se cumple. Entre otras descripciones para este requisito se indica que la invención debe ser un salto cualitativo en el estado de la técnica, que ésta debe ser un resultado inesperado a lo que usualmente sucedería, en palabras del Tribunal Registral Administrativo (Voto 110-2016) la invención debe permitir “atribuir a la invención […] una mejora, avance o aporte al estado del arte, que permita entender que existe un esfuerzo inventivo no obvio o derivado de manera evidente del estado de la técnica en términos de conferirle nivel inventivo a la solicitud”.

Tras de todo esto, la invención debe tener aplicación industrial, esto quiere decir que ésta deba tener una utilidad específica, sustancial y creíble.

Así las cosas, salvo que su producto o procedimiento, realmente sea una solución técnica a un problema técnico no resuelto o cuya solución no abarque su método, lo cierto es que probablemente no estaremos ante materia patentable.

Pero no todo está perdido, si su producto no parece cumplir estos requisitos, pero es difícil que alguien, a través de ingeniería inversa, logre llegar a su producto (piense por ejemplo en una formulación química o una receta de algún producto alimenticio), talvez lo mejor sea protegerlo como secreto industrial.

Aquí la normativa imperante es la Ley de Información No Divulgada, en ella se indica que se protege la información referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona para impedir que información legítimamente bajo su control sea divulgada o adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando esa información sea secreta, en el entendido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas; esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y proporcionales para mantenerla secreta y que tenga un valor comercial.

La misma normativa indica que esta información no divulgada se refiere, en especial, a la naturaleza, las características o finalidades de los productos y los métodos o procesos de producción. En estos casos, no hay que realizar ninguna solicitud a ningún ente administrativo para su protección, sin embargo, si es imperativo tomar medidas para proteger la confidencialidad de la información.

Entre las medidas a tomar la más importante recae en la firma de contratos de confidencialidad con todas aquellas personas que de una forma u otra puedan estar en contacto con dicha información. Así mismo, identificar como confidencial los documentos que efectivamente deban permanecer secretos, es de suma importancia, pues las obligaciones deben siempre recaer sobre objetos determinados o al menos determinables.

La utilización de contratos de confidencialidad en las relaciones comerciales es mandatorio si hay información que no se quiera divulgar, a contrario, en el caso de relaciones laborales no necesariamente es obligatorio pues la ley impone la obligación de mantener la confidencialidad de la información, sin embargo, si se indica que el colaborador debe estar prevenido en forma expresa de la confidencialidad de la información; de ahí la importancia de los contratos y la señalización debida.

Por último, si bien los registros sanitarios no son una herramienta de protección a los intangibles (cómo si lo es la propiedad intelectual), lo cierto es que son un instrumento de protección diluida en el comercio. Los registros son permisos otorgados por el Ministerio de Salud (o por otras entidades del Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Seguridad, entre otros) para la importación y comercialización de productos en el país.

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Independientemente  de la conceptualización técnica de los registros sanitarios, lo cierto es que si un producto regulado no cuenta con este permiso no se puede comercializar en el país; asimismo, en algunos casos (por ejemplo en medicamentos, en cosméticos o en alimentos fabricados localmente), si no se cuenta con una autorización del fabricante, el producto no se puede registrar ante el Ministerio de Salud, lo cual genera una suerte de protección diluida, pues si bien no impide que otros hagan productos similares o incluso que se revenda el producto, si permite controlar quién puede registrar ante el Ministerio de Salud y en consecuencia, de alguna forma, limitar la comercialización del producto en cuestión. 

De todo lo anterior lo más importante siempre es determinar ante qué tipo de producto estamos, que protección puede adquirir y cómo esta protección se puede utilizar en el mejor interés de su titular. Mi recomendación sería que revise su producto y consulte con su abogado experto en propiedad intelectual.

Guillermo Rodríguez
Abogado Asociado de BLP
Experto en Propiedad Intelectual y Regulatorio
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2205-3946
www.blplegal.com